O registro prévio de um nome empresarial pode inviabilizar a concessão do registro marcário para expressão idêntica se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.
Essa conclusão foi mantida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial ajuizado por uma empresa que visava obter a titularidade da marca “Leader”.
O depósito da marca foi feito pela empresa Fast Com em julho de 1989 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A autarquia concedeu o registro em maio de 2005, mas posteriormente extinguiu o pedido em razão da possibilidade de causar confusão com a empresa Leader Magazine.
Esta foi fundada em 1971 e desde maio de 1984 já se encontrava cadastrada no INPI com sua atual denominação empresarial: União de Lojas Leader. Ambas comercializam artigos esportivos e de lazer.
Assim, a Fast Com ajuizou ação para desconstituir o ato do INPI, que cancelou o registro de marca. Esse ato foi considerado hígido pelas instâncias ordinárias e também pela 3ª Turma do STJ.
Ao decidir o caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, “havendo colidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior”.
Aplicou ao caso o inciso V do artigo 124 da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996), segundo o qual não é registrável como marca o nome de empresa de terceiros suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
Relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi explicou que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às colidências verificadas entre marcas. Assim, é plenamente aplicável o inciso V do artigo 124.
Isso porque o termo “Leader” está tanto no nome empresarial como no “nome fantasia” da empresa, o registro desse nome foi feito antes do pedido de registro da marca e as duas empresas envolvidas na ação atuam no mesmo ramo de atividades.
“De se registrar, por derradeiro, que não se está a propugnar a tese de que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, tenha o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional”, esclareceu a relatora.
“O que se defende”, continuou, é que, uma vez reconhecido que coincidência do nome inviabiliza a diferenciação de seus produtos, não se pode concluir “que o ato do INPI que extinguiu a marca da recorrente esteja eivado de nulidade, na medida em que praticado em total consonância com o que dispõe a legislação de regência”.
A decisão foi unânime, conforme o voto da ministra Nancy Andrighi. Ela foi acompanhada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro.
Fonte: Consultor Jurídico
